Il segno «Viaguara» non può essere registrato come marchio comunitario per bevande: l’uso di tale segno rischia di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio VIAGRA. Questa in estrema sintesi la decisione della sentenza del Tribunale dell’Unione Europea del 25 gennaio 2012, nella causa T-332/2010.
Nell’ottobre 2005 l’azienda polacca Viaguara S.A. ha chiesto all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI) di registrare come marchio comunitario il segno denominativo VIAGUARA, segnatamente per bevande energizzanti e bevande alcoliche. La società americana Pfizer Inc., titolare del marchio comunitario anteriore VIAGRA (registrato in particolare per un farmaco destinato al trattamento delle disfunzioni erettili) si è, però, opposta a tale domanda. Sulla base di tale opposizione, l’UAMI ha negato la registrazione di VIAGUARA come marchio comunitario. La Viaguara S.A. ha chiesto al Tribunale di annullare tale decisione. Nella sentenza del 25 gennaio 2012, il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso e confermato la decisione dell’UAMI.
Il regolamento sul marchio comunitario, infatti, prevede che la registrazione di un marchio possa essere negata per taluni impedimenti espressamente previsti. Infatti è in particolare negata la registrazione di marchi identici o simili al marchio anteriore e, nel caso di un marchio comunitario anteriore noto, qualora e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
Per quanto riguarda il presupposto della notorietà del marchio anteriore, secondo il Tribunale l’UAMI ha affermato che la notorietà del marchio VIAGRA si estende non soltanto ai consumatori di farmaci interessati, ma anche a tutta la popolazione. Il Tribunale ha poi esaminato la somiglianza dei segni in conflitto. In tale contesto, esso sottolinea che trattandosi di marchi denominativi, il consumatore presta generalmente maggiore attenzione alla parte iniziale della parola. Quindi, la presenza della stessa radice «viag» nei segni in conflitto crea una forte somiglianza visiva che, in aggiunta, è rafforzata dalla parte finale «ra» comune ai due segni. Del pari, esso constata che i segni presentano una forte somiglianza fonetica e che niente consente di distinguere i segni dal punto di vista concettuale. Il Tribunale dichiara quindi che i marchi in conflitto presentano una forte somiglianza.
Il Tribunale ha poi sottolineato che, pur non potendosi dimostrare un nesso diretto tra i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto, i quali non sono simili, nondimeno resta possibile l’associazione con il marchio anteriore, alla luce dell’elevata somiglianza dei segni e dell’immensa notorietà acquisita dal marchio anteriore che si estende oltre il pubblico interessato ai prodotti per i quali è stato registrato. Infatti, pur supponendo che i pubblici cui si rivolgono i marchi in conflitto non si sovrappongano completamente, poiché i prodotti interessati sono differenti, è possibile stabilire un accostamento tra i marchi.
Il Tribunale si è anche pronunciato sul presupposto del rischio di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio Viagra. Trattasi del rischio che l’immagine del marchio rinomato o le caratteristiche proiettate da tale marchio siano trasferite ai prodotti contraddistinti dal marchio richiesto, in modo tale che la loro commercializzazione sia facilitata da tale associazione con il marchio anteriore rinomato. Il Tribunale dichiara in proposito che, nonostante le bevande alcoliche in parola non possano realmente procurare lo stesso beneficio del farmaco destinato al trattamento della disfunzione erettile, il consumatore sarà incline a comprarle pensando di ritrovare qualità simili, come l’aumento della libido, a causa del trasferimento delle associazioni positive proiettate dall’immagine del marchio anteriore. D’altra parte, quanto alle bevande alcoliche prodotte dalla Viaguara S.A. contenenti guaranà, è giocoforza rilevare che la ricorrente stessa ha affermato che esse hanno altri effetti fortificanti e stimolanti sulla mente e sul corpo nonché proprietà benefiche per la salute, simili a quelle del farmaco.
